某科技股份公司等三公司诉靖江某物流装备公司、成都某科技公司、南通某智能设备公司侵害发明专利权及发明专利临时保护期使用费纠纷案-合法来源抗辩的适用对象

人民法院案例库 入库编号：2023-13-2-160-011

关键词

民事/侵害发明专利权/发明专利临时保护期使用费/方法专利/使用方法专利/合法来源抗辩

基本案情

某科技股份公司等三公司系专利号为201510465803.*、名称为“罐式容器装配台及装配方法”的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。某科技股份公司等三公司认为，成都某科技公司制造、销售，南通某智能设备公司销售了被诉侵权的罐式容器装配台，靖江某物流装备公司购买并利用被诉侵权装配台制造罐式容器产品的行为侵害了涉案专利权。故请求判令：（1）靖江某物流装备公司立即停止侵害涉案专利权；（2）成都某科技公司停止制造、销售侵害涉案专利权的罐式装配台产品，南通某智能设备公司停止销售上述产品；（3）靖江某物流装备公司赔偿经济损失及为制止侵权而支出的合理费用共计1500万元；（4）成都某科技公司、南通某智能设备公司支付临时保护期使用费104万元。

靖江某物流装备公司辩称：（1）成都某科技公司是涉案专利的共同发明人，其依法对涉案专利技术享有先用权，并有权在原有范围内生产、销售被诉侵权的罐式容器装配台设备。（2）其使用的被诉侵权产品系以合理价格从成都某科技公司、南通某智能设备公司处购进，且购进被诉侵权产品时，涉案专利尚处于临时保护期内，其有权继续使用被诉侵权的装配台设备及利用专利方法生产制造罐式容器，不必承担侵权责任。（3）某科技股份公司等三公司主张的侵权赔偿数额及合理费用缺乏事实和法律依据。

成都某科技公司、南通某智能设备公司辩称：（1）其在涉案专利申请日前已经制造、销售了相同的产品给某科技股份公司。（2）其生产、销售给靖江某物流装备公司产品的行为均发生在涉案专利临时保护期内，在临时保护期内，某科技股份公司等三公司对涉案专利尚不享有专利权，其生产、销售被诉侵权产品的行为应属于正常的商业行为。某科技股份公司等三公司取得专利权后虽有权主张临时保护期专利使用费，但该费用应不高于专利法律规定的侵权赔偿数额。

法院经审理查明：2015年7月31日，某科技股份公司等三公司向国家知识产权局申请涉案专利，申请日为2015年7月31日，公开日为2017年2月8日，2019年4月30日获得授权。2013年12月，某科技股份公司（买方）与成都某科技公司（卖方）签订型号为HBGZ-40的“罐箱筒体与封头组对装配机”合同，金额为78.2万元，合同附件包括新型罐箱筒体与封头组对装配机技术协议及环境安全管理协议书。2016年9月，某科技股份公司（买方）与成都某科技公司（卖方）签订型号为HBGZ-50的“筒体与封头组对装配机”设备采购合同，金额为108万元，合同附件包括“液压式—新型筒体特罐组对装配机技术协议及环境安全管理协议书”。2017年8月，成都某科技公司与南通某智能设备公司签订设备采购合同，由成都某科技公司向南通某智能设备公司提供封头筒体组对机1台，型号为HBGZ-50(Y)，合同金额为94.5万元。南通某智能设备公司加价10.5万元，以105万元与靖江某物流装备公司签订设备采购合同。各方当事人均认可，型号为HBGZ-40和HBGZ-50的封头组对装配机的区别在于生产制造罐体的体积不同，操作过程中采用的驱动方式存在差异，两者在结构上及具体焊接操作中使用的方法与涉案专利所请求保护的产品结构和方法相同。

江苏省南京市中级人民法院于2020年10月15日作出（2019）苏01民初2567号民事判决：一、成都某科技公司、南通某智能设备公司向某科技股份公司等三公司支付涉案专利临时保护期内使用费20万元；二、驳回某科技股份公司等三公司的其他诉讼请求。宣判后，某科技股份公司等三公司以靖江某物流装备公司等使用专利方法的行为侵害涉案专利权为由，提起上诉。最高人民法院于2022年11月18日作出（2021）最高法知民终434号民事判决：一、维持江苏省南京市中级人民法院（2019）苏01民初2567号民事判决第一项；二、撤销江苏省南京市中级人民法院（2019）苏01民初2567号民事判决第二项；三、靖江某物流装备公司立即停止使用侵害涉案专利权的罐式容器装配台及利用该装配台生产制造罐式容器的装配方法，停止许诺销售、销售依照该方法直接获得的罐式容器产品；四、靖江某物流装备公司赔偿某科技股份公司等三公司经济损失4909005元及因本案维权支出的合理费用480132.83元；五、驳回某科技股份公司等三公司的其他诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：在涉案专利授权公告后，靖江某物流装备公司未经三上诉人许可，为生产经营目的继续使用由成都某科技公司在发明专利临时保护期内制造、销售，并由南通某智能设备公司在临时保护期内销售的被诉侵权产品以及继续使用涉案专利方法，上述行为均已构成对涉案专利权的侵害，依法应当承担相应的侵权责任。靖江某物流装备公司以合法来源抗辩主张不侵权及不应承担侵权赔偿责任，其主张不能成立。具体理由如下：

首先，合法来源抗辩是免除赔偿责任的抗辩，是保护善意第三人制度在专利法中的具体体现，其适用对象限于专利侵权产品的使用者、销售者、许诺销售者，具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的产品的情形，而不包括使用专利方法的情形。合法来源抗辩并不适用于使用专利方法的行为，不应突破现行法律和司法解释的规定对使用专利方法的侵权行为适用合法来源抗辩。

其次，就靖江某物流装备公司于涉案专利临时保护期内购买被诉侵权产品而言，合法来源抗辩实质上受到产品物理条件的限制，被诉侵权人并不能永久实施专利技术方案，支持专利侵权产品合法来源抗辩不会过分损害专利权人的利益；而就侵权使用专利方法而言，其原则上不具有上述基于产品物理条件的限制，一旦对侵权使用专利方法的行为适用合法来源抗辩，被诉侵权人将得以永久实施专利技术方案，从而过分损害专利权人的利益。

最后，专利侵权产品合法来源抗辩不能及于以使用专利侵权产品的方式侵权使用专利方法的行为。产品专利和方法专利的保护范围延伸性不同。方法专利的保护范围可以延及依照专利方法直接获得的产品，但产品专利的保护范围仅及于产品本身而不延及以使用专利产品的方式使用的方法。专利侵权产品合法来源抗辩本质上是对专利产品保护范围的限制，在该保护范围本身就不延及以使用专利产品的方式使用的方法的情况下，合法来源抗辩亦不能延及相关侵权使用专利方法的行为。

裁判要旨

合法来源抗辩的适用对象限于专利侵权产品的使用者、许诺销售者、销售者，具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的专利侵权产品的情形，原则上不包括使用专利方法的情形。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第77条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第70条）

一审：江苏省南京市中级人民法院（2019）苏01民初2567号民事判决（2020年10月15日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终434号民事判决（2022年11月18日）