包某扬诉国家知识产权局、张某材实用新型专利权无效行政纠纷案-用途限定主题名称对实用新型专利权保护范围是否具有实际限定作用

人民法院案例库 入库编号：2024-13-3-024-015

关键词

行政/实用新型专利权无效/创造性/主题名称/用途限定

基本案情

包某扬系专利号为201620056618.4、名称为“手机计步器”的实用新型专利的专利权人。该专利权利要求1为：“一种手机计步器，其特征在于：包括底座、带手机固定放置空间的摇摆架以及驱动摇摆架摆动的电磁驱动装置，所述摇摆架可摆动的设置于底座上，所述电磁驱动装置包括固定在摇摆架上的永磁块以及可通电产生与永磁块对应磁极相同的电磁发生器，电磁发生器的电磁线圈位于永磁块下方。”2018年1月25日，张某材针对该专利权提出无效宣告请求。国家知识产权局于2018年7月9日作出第36621号无效宣告请求审查决定，认为该专利权利要求1等不具备创造性，维持该专利权部分有效。包某扬不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。

北京知识产权法院于2020年12月1日作出（2018）京73行初11074号行政判决：驳回包某扬的诉讼请求。包某扬不服，提出上诉，主张该专利主题名称中的“手机计步器”对专利权保护范围具有限定作用，构成与现有技术的区别特征，该专利具备创造性。最高人民法院于2023年12月14日作出（2021）最高法知行终847号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，关于用途限定的主题名称对实用新型专利权保护范围是否具有实际限定作用。在确定发明或实用新型专利权的保护范围时，通常情况下，权利要求所记载的包括主题名称在内的所有特征均应当予以考虑。但主题名称对权利要求保护范围是否具有实际限定作用，应当结合专利权的类型，考虑主题名称与权利要求的技术内容之间的关系、主题名称对所要求保护的客体本身是否具有实质性影响等予以确定。将产品用于特定用途不属于实用新型专利权的保护内容。因此，判断用途限定的主题名称对实用新型专利权的保护范围是否具有实际限定作用，应当考虑该限定用途与权利要求的技术内容之间的关系、是否隐含了要求保护的产品具有某种特定形状、构造。如果主题名称所限定的用途与权利要求的技术内容不相适应或对要求保护的产品形状、构造没有实质性影响，则对实用新型专利权的保护范围不具有实际限定作用，不能构成要求保护的技术方案与最接近的现有技术的区别特征，进而也不能对新颖性、创造性的判断产生影响。

本案中，首先，该专利主题名称虽然为“手机计步器”，但从权利要求书及说明书的记载来看，该专利要求保护的技术方案只是一种带有手机放置空间的可摇摆的机械装置，通过电磁驱动装置产生的磁力和摇摆架自身重力的交互作用，使放置在摇摆架上的手机自动摇晃，其本身并不具有计步的功能和效果。计步是由手机内置的陀螺仪、震动传感器、重力感应器等硬件及带有计步功能的软件协同作用实现的。也就是说，能否实现计步功能，并非由该专利要求保护的技术方案决定，而是由放置在该专利产品上的手机所配置的软件及硬件决定。将不具有计步功能的手机放在该专利产品上并不能计步。故该专利权利要求的技术内容实质上是“一种自动摇晃手机的装置”，而非手机“计步器”，主题名称中的“计步器”与权利要求的技术内容不相适应。其次，该专利是实用新型专利。所谓“计步”只是描述了该专利产品的一个用途，其对产品本身的形状、结构并不具有任何影响。无论是否有手机放置在该专利产品上、所放置的手机是否具备计步功能，该专利在通电时都可实现自动持续摇摆功能。因此，该专利主题名称中的“计步器”对专利权保护范围不具有实际限定作用，不构成该专利与现有技术的区别特征。

裁判要旨

实用新型专利的用途限定主题名称对权利要求保护范围是否具有实际限定作用，应当结合实用新型专利这种权利类型，考虑主题名称与权利要求所限定技术方案之间的关系、主题名称对所要求保护的客体本身的形状、构造是否具有实质性影响等综合判断。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款）

一审：北京知识产权法院（2018）京73行初11074号行政判决（2020年12月1日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终847号行政判决（2023年12月14日）