某科技公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案-专利申请权利要求新增专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断

人民法院案例库 入库编号：2023-13-3-024-016

关键词

行政/专利行政/复审程序/修改超范围/隐含公开

基本案情

某科技公司系申请号为201611044305.8、名称为“一种高压自紧式法兰”的发明专利申请（以下简称本申请）的申请人。2018年11月5日，国家知识产权局原审查部门经审查认为，本申请权利要求1-6不具备创造性，驳回了某科技公司的申请。2019年2月15日，某科技公司向国家知识产权局提出复审请求，并在复审程序中修改了权利要求1，增加了“β＜α”等内容。2020年3月17日，国家知识产权局作出第206236号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），认为增加“β＜α”，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定，决定维持驳回决定。某科技公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2020年12月29日作出（2020）京73行初7100号行政判决：撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出复审请求审查决定。国家知识产权局提出上诉，最高人民法院于2022年7月13日作出（2021）最高法知行终440号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：《专利法》第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。虽然申请人在权利要求中增加的内容在原专利申请文件中并未明确记载，但是，如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开，属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件，结合发明目的，能够直接、明确地推导出的内容，则该修改应该得到允许。

本申请要求保护一种高压自紧式法兰。原说明书和权利要求书虽然没有明确记载β与α的关系，但在β＞α及β=α的情况下，均无法实现本申请说明书所记载的压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。可见，虽然β＜α没有记载在原专利申请文件中，但本领域技术人员从原说明书和权利要求书中可以直接、明确地推导出，只有在β＜α的情况下，才能实现本申请说明书所记载的技术效果，实现本申请的发明目的，β＜α已被原专利申请文件所隐含公开。此外，发明和实用新型专利申请文件的修改要求是，修改后的内容不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。实施例是对发明或实用新型优选的具体实施方式的举例说明。只要符合上述要求，申请人在专利审查和复审过程中修改专利权利要求时，可以将其要求保护的技术方案限定为某一个具体的实施例，也可以基于该实施例重新合理概括权利要求。综上，某科技公司对本申请的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第33条的规定。

裁判要旨

专利授权程序中，申请人修改权利要求时，增加的内容在原专利申请文件中虽未予明确记载，但已为原专利申请文件隐含公开，则该修改不违反专利法第33条之规定，应当得到允许。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第33条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第33条）

一审：北京知识产权法院（2020）京73行初7100号行政判决（2020年12月29日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终440号行政判决（2022年7月13日）