某文化传媒有限公司诉国家知识产权局及海南某有限责任公司商标异议复审行政纠纷案-以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的构成要件之一是商标申请人具有主观恶意

人民法院案例库 入库编号：2023-09-3-029-013

关键词

行政/商标异议复审行政纠纷/抢先注册/主观恶意/共同使用

基本案情

诉争商标“美丽俏佳人及图”商标由某文化传媒有限公司（以下简称某传媒公司）于2008年8月29日申请注册，指定使用在电视文娱节目等服务上。海南某有限责任公司（以下简称海南某公司）对此提出异议复审申请。北京某有限公司（以下简称北京某公司）于2005年下半年开始筹备并制作《美丽俏佳人》节目。2006年、2007年，《美丽俏佳人》节目由北京某公司制作，北京某公司与海南某公司共同投资，共同享有节目著作权。2008年1月至2012年，与北京某公司具有关联关系的某传媒公司取代北京某公司与海南某公司延续前述合作模式。《美丽俏佳人》节目自2006年1月起首播，在诉争商标申请日前已具有一定的知名度。北京某公司2011年注销后，其股东明确自2008年1月15日起，将包括“美丽俏佳人”美术作品著作权在内的全部权益转让给某传媒公司。商标评审委员会认为诉争商标在“广播和电视节目制作”等十八项服务项目上不应予以核准注册。某传媒公司因商标异议复审行政纠纷一案，不服商标评审委员会作出的商评字[2015]第47798号《关于第692538X号“美丽俏佳人及图”商标异议复审裁定书》，提起诉讼。

北京知识产权法院于2018年3月26日作出（2015）京知行初字第4913号行政判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。宣判后，海南某公司提起上诉。北京市高级人民法院于2018年11月5日作出（2018）京行终4403号行政判决：一、撤销一审判决；二、驳回某传媒公司的诉讼请求。某传媒公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2021年6月25日作出（2019）最高法行申7392号行政裁定：提审本案。最高人民法院于2021年12月17日作出（2021）最高法行再261号行政判决：一、撤销北京市高级人民法院（2018）京行终4403号行政判决；二、维持北京知识产权法院（2015）京知行初字第4913号行政判决。

裁判理由

法院生效裁判认为：2013年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年商标法）第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。”根据上述规定，第三十二条后半段的构成要件之一是商标申请人具有主观恶意，即以不正当手段抢先注册商标。

本案中，关于某传媒公司申请注册诉争商标是否存在主观恶意的问题。原审已查明，《美丽俏佳人》节目由北京某公司于2005年下半年开始筹备并制作。2006年、2007年，北京某公司与海南某公司签订合作协议，约定《美丽俏佳人》节目由双方共同投资，北京某公司制作，节目著作权归双方共同所有。2008年1月，某传媒公司与海南某公司签订合作协议，约定《美丽俏佳人》节目由双方共同投资，某传媒公司制作，节目著作权归双方共同所有。2006年1月，《美丽俏佳人》节目在旅游卫视首播，此后持续在该平台播放至2012年12月31日。2008年1月，北京某公司与某传媒公司签订合同，约定北京某公司将其与海南某公司共同享有的2006年至2007年的《美丽俏佳人》（集数共312期）电视节目著作权转让给某传媒公司。北京某公司注销后，其股东出具说明，明确自2008年1月15日起，将包括“美丽俏佳人”美术作品著作权在内的全部权益转让给某传媒公司。基于上述事实，可分析如下：其一，虽然海南某公司与北京某公司或某传媒公司先后签订的合作协议均约定，双方共同享有《美丽俏佳人》节目的著作权，但并未约定“美丽俏佳人”作为商标的权益归属。其二，本案诉争商标为图文商标，标志与“美丽俏佳人”美术作品完全相同。“美丽俏佳人”美术作品系2005年许某江受北京某公司委托而创作，著作权归北京某公司享有。在北京某公司注销后，该美术作品的著作权转移至某传媒公司。其三，《美丽俏佳人》节目最初由北京某公司策划与制作。在诉争商标申请日之前，某传媒公司已实际开展《美丽俏佳人》节目制作服务。综合考虑以上因素，某传媒公司于2008年8月29日向商标局提出诉争商标的注册申请，申请注册在第41类“广播和电视节目制作、电视文娱节目”等服务项目上，具有正当性，不存在主观恶意。因此，诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条后半段关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。二审法院未全面考虑2013年商标法第三十二条后半段的适用要件，适用法律有误。

关于第47798号裁定认为海南某公司与某传媒公司均享有诉争商标所承载的商誉、不宜由某传媒公司一方独享的问题。首先，2013年商标法第三十二条后半段应置于商标法体系中予以理解。我国商标法实行商标权注册取得制度。2013年商标法第三条第一款规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”第四条规定：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。”依此规定，商标专用权受法律保护，相关主体取得商标专用权的途径是申请商标注册。但为了平衡各方当事人的利益，兼顾公平原则，我国商标法对未注册商标亦予以一定程度的保护，如2013年商标法第十三条第二款、第十五条、第三十二条后半段、第五十九条第三款等。对于在先使用并具有一定影响的未注册商标，一方面2013年商标法第三十二条后半段禁止他人恶意抢注；另一方面2013年商标法第五十九条第三款允许在先使用人在原有范围内继续使用。其次，在权利的归属方面，我国商标法与著作权法、专利法的规定有所不同。根据著作权法的规定，著作权一般属于创作作品的人，即作者。两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。根据专利法的规定，非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人，即对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。合作、委托完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。而商标注册采取申请在先原则，根据2013年商标法第三十一条的规定，两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标。商标法既未规定只有在先使用商标才可申请注册，亦未规定因共同使用商标或共同对商标商誉作出贡献而成为共同商标权人。再次，当行政机关认定申请注册的商标是否违反2013年商标法第三十二条后半段规定时，须对在先使用商标的商誉是否达到有一定影响、商标申请人是否有利用在先使用商标商誉的恶意等一系列构成要件综合分析。如前所述，本案诉争商标申请人某传媒公司没有利用他人在先使用商标商誉的恶意。因此，在缺乏法律明确规定及合同依据的情况下，商标评审委员会进行商誉贡献的分析判断，采取财产共有的思路进而得出海南某公司与某传媒公司共享诉争商标商誉、排除某传媒公司在先申请的结论，适用法律错误。

裁判要旨

商标申请人举证证明其申请注册商标具有正当性，没有利用在先使用商标商誉恶意的，不构成商标法第三十二条规定的情形。

我国商标法实行商标权注册取得制度，采取申请在先原则，并未规定只有在先使用商标才可申请注册，亦未规定因共同使用商标或共同对商标商誉作出贡献而成为共同商标权人。在缺乏法律明确规定及合同依据的情况下，不能采取财产共有的思路认定商标商誉可以共享、排除商标申请人在先申请的正当性，认定其构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

关联索引

《中华人民共和国商标法》第32条（本案适用的是2013年修正的《中华人民共和国商标法》第32条）

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条

一审：北京知识产权法院（2015）京知行初字第4913号行政判决（2018年3月26日）

二审：北京市高级人民法院（2018）京行终4403号行政判决（2018年11月5日）

再审审查：最高人民法院（2019）最高法行申7392号行政裁定（2021年6月25日）

再审审理：最高人民法院（2021）最高法行再261号行政判决（2021年12月17日）