贝某公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案-本领域技术人员无法从专利申请文件中合理确定的技术效果不能通过补交实验数据来证明

人民法院案例库 入库编号：2023-09-3-024-011

关键词

行政/专利相关的行政案件/发明专利申请驳回复审行政纠纷/创造性/补交实验数据/技术效果/合理确定

基本案情

本案涉及申请号为200910266327.XXX，名称为“用于治疗慢性阻塞性肺病的药物”的发明专利申请（以下简称涉案专利申请），申请人为贝某公司。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2012年6月1日发出驳回决定，以说明书不符合2001年修订的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十六条第三款为由驳回了涉案专利申请。驳回决定认为，涉案专利申请权利要求1请求保护式1a化合物，但仅仅列出制备实施例未给出能够证明该化合物可以有效治疗COPD的任何定性或者定量实验数据。贝某公司在审查过程中提交了对比文件1，但本领域技术人员根据包括该对比文件在内的现有技术不能合理预测涉案专利申请式1a化合物可以有效治疗COPD。

贝某公司对上述驳回决定不服，向原专利复审委员会提出了复审请求，并提交了证据1—化合物1a和现有技术化合物的生物学数据的结果，同时附了相应的细胞测定法。原专利复审委员向贝某公司发出复审通知书，指出权利要求1-4相比于对比文件1不具备创造性。经贝某公司陈述意见，原专利复审委员会于2014年11月28日作出第78017号复审请求审查决定（简称被诉决定），认定权利要求1的技术方案相对于对比文件1是显而易见的，贝林格尔公司提交的证据1是涉案专利申请的申请日以后提交的，并不能证明其在涉案专利申请的申请日以前就已发现并验证化合物1a具有所述的“较之β1受体，是非常有力的β2受体部分激动剂”性质，不能用于证明涉案专利申请的创造性。据此，维持原驳回决定。

贝某公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院一审认为，本领域技术人员容易想到在对比文件1实施例4的基础上将OH从5位修改为6位从而得到涉案专利申请要求保护的化合物，而涉案专利申请说明书中仅泛泛记载本发明的技术效果为具有较长活性作用期和就β2肾上腺素受体而言的高度选择性，但并未提供任何实验数据支持该技术效果。在这种情况下，涉案专利申请说明书中的效果仅是断言，不能据此认为涉案专利申请具有意料不到的技术效果。

北京知识产权法院于2015年11月20日作出（2015）京知行初字第3431号判决，驳回贝某公司的诉讼请求。贝某公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2017年10月11日作出判决，驳回上诉，维持原判。贝某公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2019年12月31日作出(2018)最高法行申3961号裁定，驳回贝某公司的再审申请。

裁判理由

最高人民法院经审查认为，在创造性判断中，发明是否取得预料不到的技术效果是重要的参考因素。预料不到的技术效果是指相对于现有技术，其技术效果产生“质”或“量”的显著变化，或是具有新的性能或是超出合理预期，而这样的变化是本领域技术人员在专利申请日难以预测或者推理出来的。本案中，贝某公司提交了补充实验数据，拟证明涉案专利申请权利要求1相对于对比文件1取得了异常强效且对β2肾上腺素受体具有高度选择性的技术效果，因而具备创造性。对此，最高人民法院认为，在案证据不能证明涉案专利申请取得了上述预料不到的技术效果，主要理由如下：

首先，涉案专利申请所属的化学医药领域，其研究基础为实验科学，可预测性相对较低，技术方案的实现或是技术效果的存在很大程度上要依赖于实验数据的验证和支持。因此，该领域的专利申请人常常通过在申请日后提交补充实验数据来证明其申请专利的发明取得某种技术效果，以期获得专利授权。一方面，补充实验数据在性质上属于当事人提交的证据，应当予以审查，即应当允许专利申请人提交补充实验数据证明其主张的技术效果。另一方面，专利法第九条第二款规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”先申请制是我国专利制度乃至于绝大多数国家和地区专利制度的基石。补充实验数据的提交时间在专利申请日后，其作为拟证明申请日时发明创造具有特定技术效果的证据，在满足真实性、合法性和关联性的基础上，对其证明力的审查应当体现先申请制的要求，以专利申请公开的内容为依据，审查补充实验数据拟证明的技术效果是否属于本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的，防止申请人以申请日后完成的发明创造获得在先申请日的技术垄断利益。即补充实验数据能够被采信的条件是，其只能作为进一步证明专利申请文件公开的技术效果的补强性证据。否则，将导致专利申请人获得的专利权范围超过其在申请日时对现有技术做出的贡献，亦有违专利法“以公开换保护”的精神实质。

其次，关于补充实验数据所证明的技术效果属于本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的，通常存在两种情况，一是该技术效果在专利申请文件中没有明确记载，但是，本领域的技术人员在申请日根据专利申请文件以及本领域公知常识，基于其知识水平和认知能力能够合理确定的；二是该技术效果在专利申请文件中予以明确记载且本领域技术人员在申请日能够合理确定的。需要注意的是，对于专利申请文件中仅仅是声称或者断言，但缺乏定性或者定量实验数据或者其他客观依据予以印证的技术效果，本领域技术人员无法合理确定的，不能通过补充实验数据来证明。

最后，本案中，贝某公司在一、二审中提交的证据均不能证明其补充实验数据形成于优先权日之前，属于现有技术。虽然涉案专利申请说明书确实记载了“其不仅具有异常强效且就β2肾上腺素受体而言，具有高度选择性的特性”的技术效果，且该技术效果未在对比文件1中公开，但是，涉案专利申请说明书中没有关于该技术效果的任何定性或者定量的实验数据，也没有其他的内容予以印证，本领域技术人员根据涉案专利申请公开的内容以及本领域公知常识，基于其知识水平和认知能力难以在申请日时合理确定该技术效果的客观存在。在此情况下，不能基于贝某公司提交的补充实验数据证明涉案专利申请相对于对比文件1取得了预料不到的技术效果。

裁判要旨

对于申请日后提交的补充实验数据，应当予以审查，但补充实验数据只能作为进一步证明专利申请文件公开的技术效果的补强性证据。对于专利申请文件中仅仅是声称或者断言，但缺乏定性或者定量实验数据或者其他客观依据予以印证的技术效果，本领域技术人员无法合理确定的，不能通过补充实验数据来证明。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款

一审：北京知识产权法院（2015）京知行初字第3431号（2015年11月20日）

二审：北京市高级人民法院（2017）京行终第2470号（2017年10月11日）

再审：最高人民法院（2018）最高法行申3961号（2019年12月31日）