审理法院：山西省高级人民法院
审判人员：文劼 姬芳孙成宇
案号：（2018）晋民终53号
案件类型：民事 裁定
审判日期：2018-03-30
案由：知识产权合同纠纷
审理经过
上诉人临汾宇宁房地产开发有限公司因与被上诉人马慧军知识产权侵权纠纷一案，不服山西省太原市中级人民法院（2017）晋01民初579号民事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人临汾宇宁房地产开发有限公司委托代理人贾迎辉，被上诉人马慧军及委托代理人王伟荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人诉称
临汾宇宁房地产开发有限公司上诉请求：1.撤销山西省太原市中级人民法院（2017）晋01民初579号民事判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求；2.判令被上诉人承担一、二审全部诉讼费用。
事实和理由：1.一审判决认定事实错误。（1）上诉人开发的三星凤凰府楼盘项目中所使用的纱窗不构成对被上诉人实用新型专利被许可权的侵犯。上诉人开发的三星凤凰府楼盘项目中所使用的纱窗为目前市场上大量存在的产品，且该产品所具有的技术特征与被上诉人所拥有许可权的证书号为第3162310号专利号为ZL201320193394.8号实用新型专利所述的权利要求所保护的技术特征既不相同也不等同，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求书记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围：被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上的技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定上诉人所使用的产品没有落入专利权的保护范围。一审法院没有进行任何审查及技术特征的对比，仅依据被上诉人的专利权利要求及几张照片就简单的作出了侵犯了被上诉人享有的实用新型专利的被许可权，属事实认定错误，被上诉人主张上诉人对其实用新型专利侵权不成立，应驳回其全部诉讼请求。（2）上诉人开发的三星凤凰府楼盘项目中，上诉人将该项目的所有的门窗项目分包给山西神山富地经贸有限公司双方签订了《建筑门窗建安工程合同》，山西神山富地经贸有限公司与刘连军签订了《隐形纱窗购销协议》，由刘连军制作、安装三星凤凰府楼盘项目的隐形纱窗。刘连军系河北邯郸人，是承包安装纱窗的专业技术人员。刘连军在三星凤凰府楼盘项目中所安装使用的所有纱窗配件均由其采购自河北廊坊市XX县聚元铝塑制品厂。所以，上诉人有足够的证据可以证明涉案产品的合法来源。根据《中华人民共和国专利法》第七十条之规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。因而，上诉人不应承担赔偿责任。
2.一审法院程序不合法。在一审程序中，法院并未对上诉人合法送达被上诉人的起诉状、开庭传票及应诉通知书致使上诉人丧失了参与一审诉讼的机会，没有行使诉讼权利，且一审法院也没有认真审查被上诉人提交的证据，就作出了错误的判决。
被上诉人辩称
马慧军答辩称，1.上诉人的侵权事实是客观存在的。(1)公证书上明确证明，取证为现场取证《中华人民共和国公证法》第三十六条规定，经公证的民事法律行为、有法律意义的事实和文书，应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻该项公证的除外。在该案中，被上诉人出具的(2017)津河东证字第3063号公证书明确证明"本公证员-----来到山西省临汾市XX府楼盘现场，现场监督了金龙云在位于上述地点的实地勘验、拍照过程"。何为"现场"，何为"实地勘验"，三星凤凰府才是现场，公证书附载的照片就是"实地勘验"所得，照片的内容是现场真实情景的反映，这才是公证书的核心内容。
（2）公证书附载的照片能反映出原审被告的纱窗其技术特征完全覆盖原审原告权利要求1（独立权利）、权2（从属权利）的技术特征。原审原告提供的证据一一公证书，包括勘察记录，也包括附载的照片。其中一部分照片是涉诉纱窗的拆解图，实际上，这些拆解图反映出涉诉产品的技术特征与原审原告专利权利要求1、2记载的技术特征完全相同。
（2）原审原告提交的证据己达到证明侵权事实的证明标准。公证书既明确指出所载照片是现场的真实情况，同时也载明拆解的纱窗来源于涉诉楼盘1号楼，原审被告的纱窗是由一家单位来制作的。也就是说，原告拆解的纱窗具有代表性，应推定涉诉楼盘纱窗与公证书中被拆解纱窗具有相同的技术特征，原审原告己完成了应负的举证义务，且达到了法律要求的证明标准。因为，民事证据的证明标准是高度盖然性，法律不可能要求原告要一一拆解涉诉楼盘上的每一栋纱窗才能证明侵权事实，原告也没有能力去达到这样的标准。按照举证规则的要求，原告的举证不是无限度的，在原告拆解了代表性的纱窗，以公证照片的形式提供了初步的证据后，已经完成了原告的举证义务。上诉人也即原审被告要达到抗辩目的，就要举出相反的证据，即证明涉诉楼盘上安装的不是这样的纱窗，才能对抗原告的举证事实。因此，原审原告在一审中提交的证明上诉人侵权事实的证据客观充分，完全能够证明涉诉产品侵权。
2.上诉人提交的证据不属于二审程序的新证据，不能作为质证的证据。上诉人为证明其有合法来源，提交了在一审中未提交的证据，但这不属于二审所能质证和采纳的新证据。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四十一条第二款规定和法院司法实践中的认定标准，二审程序中新证据包括：一审庭审结束后新发现的证据；当事人在一审举证期限届满前申请人民法院调查取证未获准许，二审法院经审查认为应当准许并依当事人申请调取的证据。民诉司法解释102条：当事人因故意或者重大过失逾期提供的证据，人民法院不予采纳。该份证据在一审时己经客观存在，也为上诉人掌握。只是由于上诉人本身的主观过错，一审经合法传唤拒不出庭，没有在一审举证期限届满前提出相关的来源证据，上诉人放弃了举证的权利。因此，如果允许上诉人在二审中提出在一审原本就可以提出的证据，进而可能影响一审法院裁决，实际上是将上诉人的过错造成的责任后果转嫁至一审法院来背负，同时也影响了被上诉的权益。因此，本案中上诉人提交的证据既不属于民诉法所定义的"新证据"，不能被质证和采纳，不能作为证明事实的依据。
3.关于上诉人的合法来源抗辩不成立。专利法法释二第二十五条第三款规定：本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。由此可见，法律所提的"合法来源"，既要强调来源的"真实"，也要强调来源的"合法"，并以符合交易习惯的相关凭证来证明。但被告提交的证据其"三性"均有问题。从"合法性"来讲，交易行为本身没有开具向国家纳税的发票就不是合法行为，不应得到法律的认可与纵容；从"真实性"上来讲，一是被告提供的有关证据并不完整，未能形成完整的证据链；二是提供证据方本身就是与上诉人有长期业务全作关系或与案件的审理有利害关系，其提供的证据没有第三方佐证的情况下不能单独作为案件的证据，其证明力很低或基本没有证明力；被告也没有拿出那怕是一张银行的转账凭证等第三方的佐证来。这样的交易符合交易习惯吗这样的交易行为能视为真实、合法来源吗能让人信服吗从"关联性"上为讲，相关证据只记载商品的名称、数据、价款等信息，没有详细记载所交易商品的有关技术特征以及出入库纪录，亦即相关证据并未与被控侵权产品形成一一对应关系，被告不能排他证明被控侵权产品就是其提供的证据上所标识的商品。这些证据没有明确指向证据标的物用于涉诉楼盘，无法证明其与待证事实有关联关系。在上诉人不能证明其有合法来源的情况下，上诉人应被推定为侵权人，承担停止侵权并赔偿损失的责任。
4.即使上诉人提供合法来源，其停止侵权责任不能免除专利法法释二第二十五条规定:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其己支付该产品的合理对价的除外。因此，即使上诉人提供合法来源，在未证明其支付了合理对价的情况下，其停止侵权责任不能免除。
一审法院查明
原审法院审理查明，2013年4月17日，作为"纱窗框连接紧固件"的发明人毕建峰向中华人民共和国国家知识产权局申请实用新型专利权，国家知识产权局经初步审查后作出证书号为第3162310号的实用新型专利证书，授予了实用新型专利权，专利号为ZL201320193394.8，授权公告日为2013年9月11日。该实用新型专利的权利要求书说明：1、一种纱窗框连接紧固件，包括一横截面为"L形"的主体，其特征在于：所述主体的前后两侧分别固定有大小相同的前片和后片，所述前片与后片均设置有与纱窗框的勾槽相适配的卡片，所述主体的两端均设置有嵌入纱窗框的底部空腔的突起部，所述突起部由并列且有间距的第一突起和第二突起组成；2、如权利要求1所述的纱窗框连接紧固件，其特征在于，所述第一突起的外侧设置有凸块；3、如权利要求1所述的纱窗框连接紧固件，其特征在于，所述前片与后片的形状为方形，所述前片上设置有挡片所述挡片的边长大于所述前片的边长；4、如权利要求1所述的纱窗框连接紧固件，其特征在于，所述后片上设置有两个安装孔。于2014年1月1日，许可人毕建峰（甲方）与被许可人马慧军（乙方）就该实用新型专利签订了专利授权许可合同，合同约定：甲方将自己享有专利号为ZL201320193394.8实用新型专利授予马慧军使用，许可方式为排他性许可，甲方授权给乙方该专利在中国境内的专利使用权。乙方将其产品的安装地通知甲方，由甲方核实乙方生产、安装专利产品的数量。每项工程数量确认后甲乙双方随即进行结算，每生产、销售、安装一樘使用上述专利技术的纱窗，乙方向甲方交纳专利使用费15元人民币。乙方与甲方合同签订后，甲方授权乙方在中国全境内市场专利使用权，甲方不能再授权给第三方。甲方向乙方许可专利使用权期限自2014年1月1日至2023年9月10日止。对于乙方单独提起的维护被许可权的行为，甲方完全同意并全力协助。国家知识产权局于2014年8月13日作出实用新型专利权评价报告，证明该实用新型专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。毕建峰于2016年12月01日又交纳了下一年的专利使用费135元，该专利为有效状态。
原告提供了网络截图证明位于山西省临汾市XX街口东南角的三星凤凰府楼盘是由被告临汾宇宁房地产开发有限公司开发的。2017年4月11日，申请人马慧军的代理人金龙云在天津市河东公证处公证员于超与公证人员贾茜的监督下，来到山西省临汾市XX府楼盘现场，现场监督了金龙云在位于上述地点的实地勘查、拍照过程，金龙云制作了《现场勘查记录》共一页，共取得照片十七张。兹证明与本公证书相粘连的《现场勘查记录》原件上金龙云的签名属实，与本公证书相粘连的照片共十七张为金龙云现场拍摄。2017年6月13日，天津市河东公证处公出具了（2017）津河东证字第3063号公证书。从该公证书中所附的照片上显示的纱窗框连接紧固件，可看出其特征为：1、有一横截面为"L形"连接件主体；2、主体的前后两侧分别固定有大小相同的前片和后片，前后片的形状为方形；3、前片上设置有挡片，挡片的边长大于前片的边长；4、后片上设置有两个安装孔；5、前后片均设置有与纱窗框的沟槽相适配的卡片；6、主体的两端均设置夺嵌入纱窗框底部空腔的突起部，突起部由并列且有间距的第一突起和第二突起；7、第一突起的外侧设置有凸块。
另查明，被告临汾宇宁房地产开发有限公司系有限责任公司，法定代表人赵俊梅，住所地为临汾市平阳南街104号。成立日期2001年4月6日，核准经营范围为房地产开发、经营（不含施工）；房屋租赁；经销；建筑材料。
一审法院认为
原审法院认为：中华人民共和国国家知识产权局于2013年9月11日作出证书号为第3162310号的实用新型专利证书，向发明人毕建峰授予了"纱窗框连接紧固件"实用新型专利权，专利号为ZL201320193394.8，毕建峰为该实用新型专利合法专利权人。国家知识产权局于2014年8月13日作出实用新型专利权评价报告，证明该实用新型专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。于2014年1月1日，许可人毕建峰（甲方）与被许可人马慧军（乙方）就该实用新型专利签订了专利授权许可合同，原告马慧军依合同约定对涉案实用新型专利享有排他性使用权受法律保护，依法享有该专利的被许可权，有权单独提起维护被许可权的诉讼行为。毕建峰于2016年12月01日又交纳了下一年的专利使用费135元。该专利在原告起诉时仍为合法有效状态。从原告依法享有排他性被许可使用权的实用新型专利的权利要求书中可归纳出其技术特征为：1、连接件主体为一横截面为"L形"；2、主体的前后两侧分别固定有大小相同的前片和后片，前后片的形状为方形；3、前片上设置有挡片，挡片的边长大于前片的边长；4、后片上设置有两个安装孔；5、前后片均设置有与纱窗框的沟槽相适配的卡片；6、主体的两端均设置夺嵌入纱窗框底部空腔的突起部，突起部由并列且有间距的第一突起和第二突起组成；7、第一突起的外侧设置有凸块。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，专利法第五十九条第一款所称的"发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求"，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。对本案被控侵权产品是否侵犯了涉案实用新型专利权，应以涉案实用新型专利的独立权利要求的技术特征为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围来判断。根据原告提供的公证书证明了被告临汾宇宁房地产开发有限公司所开发的临汾市三星凤凰府楼盘使用了被控侵权产品纱窗框连接紧固件，从公证书中所附照片上显示的纱窗框连接紧固件，可看出其特征为：1、有一横截面为"L形"连接件主体；2、主体的前后两侧分别固定有大小相同的前片和后片，前后片的形状为方形；3、前片上设置有挡片，挡片的边长大于前片的边长；4、后片上设置有两个安装孔；5、前后片均设置有与纱窗框的沟槽相适配的卡片；6、主体的两端均设置夺嵌入纱窗框底部空腔的突起部，突起部由并列且有间距的第一突起和第二突起；7、第一突起的外侧设置有凸块。因此，被告使用的被控侵权产品与原告享有的被许可权的专利的技术特征全部相同，应当认定被诉侵权产品技术方案完全落入涉案实用新型专利权的保护范围，未经原告许可使用了侵权产品，被告临汾宇宁房地产开发有限公司实施了侵犯原告享有的实用新型专利的被许可权，且被告未提供证据证明其使用的侵权产品有合法来源，应依法承担停止侵权行为和赔偿损失等民事责任。根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益确定，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支出的合理开支。原告通过取证发现被告临汾宇宁房地产开发有限公司开发的楼盘1、3、5号楼安装的隐形纱窗（约7000樘）。根据原告与毕建峰的合同约定每使用纱窗一樘应交纳专利使用费15元，预计侵权行为造成专利权人的损失为10万多元，也是造成原告的间接损失。综上，原告主张被告临汾宇宁房地产开发有限公司停止侵权行为、酌情赔偿6万元和承担诉讼费用的诉讼请求，理由充足，该院予以支持。依照《中华人民共和国专利法》第十二条、第四十二条、第五十九条、第六十五条、第七十条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决：一、被告临汾宇宁房地产开发有限公司立即停止侵犯专利号为ZL201320193394.8、名称为"纱窗框连接紧固件"的实用新型专利权的行为；二、被告临汾宇宁房地产开发有限公司赔偿原告马慧军经济损失6万元。
本院查明
二审庭审中，上诉人临汾宇宁房地产开发有限公司向本院提交了两份证据。一份是国家专利复审委员会发布的无效宣告，宣告了被上诉人专利权的部分无效；予以证明原专利证书记载的专利保护范围做了变更。另一份是上诉人与神山富地经贸公司的建筑门窗合同；予以证明三星凤凰府项目所有的门窗均为山西神山富地经贸公司制作安装，有合法来源。被上诉人马慧军质证意见为：2018年1月26日，其实是权利要求1和权利要求2合并为新的权利要求1，在最新的裁定中，上诉人的侵权范围也覆盖了新的权利要求1；关于上诉人的合法来源的证据，首先不属于新证据，其次，没有证据证明已经履行。二审庭审后，上诉人又向本院寄送了予以证明有合法来源的证据，被上诉人不予质证。
本院认为
本院认为，上诉人临汾宇宁房地产开发有限公司向本院提交的国家专利复审委员会宣告被上诉人专利权部分无效的证据，属于新证据的范畴，本院予以采纳。被上诉人的专利权部分无效后，上诉人的门窗是否还存在侵权行为，有待进一步查清。另上诉人临汾宇宁房地产开发有限公司提供的其与神山富地经贸公司的建筑门窗合同以及庭后提供的履行建筑门窗合同的证据，该证据虽不属于新证据的范畴，但该证据与本案的基本事实有关，可追加实际侵权人参加本案诉讼活动。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
裁判结果
一、撤销山西省太原市中级人民法院（2017）晋01民初579号民事判决；
二、发回山西省太原市中级人民法院重审。
审判人员
审判长文 劼
审判员姬 芳
审判员孙成宇
二○一八年三月三十日
书记员王宇飞
