审理法院：山东省高级人民法院

审判人员：刘晓梅　　柳维敏于军波

案号：（2018）鲁民终1089号

案件类型：民事 判决

审判日期：2018-11-28

案由：知识产权合同纠纷

审理经过

上诉人无锡国威陶瓷电器有限公司（以下简称国威公司）因与被上诉人常熟市林芝电热器件有限公司（以下简称林芝公司）恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，不服山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初94号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

上诉人诉称

国威公司上诉请求：撤销一审判决，改判支持国威公司一审全部诉讼请求，本案一、二审诉讼费用由林芝公司承担。事实和理由：1.一审判决遗漏事实。林芝公司在申请涉案专利之前，已经长期、大量制造和对外销售该产品，林芝公司明知其申请专利行为不当。根据国威公司的举证，本案中存在两种方式的技术公开，出版物公开（图纸公开）和使用公开（产品销售），林芝公司均知悉并参与实施了相关公开事实。2.一审判决遗漏认定林芝公司在无效程序中否认产品设计公开的违背诚信行为。林芝公司在明知其申请专利属于现有设计的基础上，试图通过指控国威公司专利侵权，从而抢夺市场机会。3.一审判决认定“林芝公司并非明知专利可能无效而向国威公司提起诉讼”，在判定林芝公司诉讼恶意方面适用法律不当。

被上诉人辩称

林芝公司提交书面答辩意见称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。林芝公司基于专利法的规定为维护自身权利提起诉讼，不存在恶意诉讼。首先，林芝公司是基于专利合法有效的前提下，向国威公司提起的诉讼，虽然专利被宣告无效，但林芝公司主张权利时是有合法权利基础的；其次，专利无效是专利复审委作出的，林芝公司对此无法预知，不能因专利无效而将之前在专利存在合法权利基础时提出的诉讼认定为恶意诉讼。第三，林芝公司起诉国威公司的专利侵权案件，并未对国威公司造成损害。

一审原告诉称

国威公司向一审法院起诉，请求判令林芝公司：1.停止恶意诉讼的侵权行为；2.赔偿国威公司经济损失15万元；3.在青岛当地的报纸上刊登声明、消除影响；4.承担本案诉讼费用。二审中，国威公司以被诉侵权行为已停止为由放弃上述第一项诉讼请求。

一审法院查明

一审法院认定事实：2013年4月9日林芝公司向国家知识产权局申请电加热器用安装转动支架外观设计专利，2013年8月14日国家知识产权局授权林芝公司获得201330104440.8号外观设计专利。

2014年12月25日在（2015）青知民初字第29号案件中，林芝公司向一审法院起诉国威公司以及海信（山东）空调有限公司要求两公司立即停止侵犯林芝公司的ZL201330104440.8“电加热器用安装转动支架”外观设计专利，赔偿损失100万，承担其支出的律师费5万及其他合理费用。

2016年4月11日国家知识产权局专利复审委员会作出第28801号无效宣告请求审查决定，以涉案专利图纸在申请日之前的招投标过程中已经公开为由，宣告201330104440.8号专利权全部无效。

2016年4月26日林芝公司提交撤诉申请书，申请撤回（2015）青知民初字第29号案件对国威公司、海信（山东）空调有限公司的起诉，一审法院予以准许。

一审法院认为

一审法院认为，知识产权诉讼损害责任的承担并非以一方在前诉中败诉为依据，而应依据其提起前诉是否具有恶意。

《中华人民共和国侵权责任法》第六条规定，“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。”所谓恶意诉讼，应当是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的在事实上和法律上无根据之诉，并使相对人在诉讼中遭受损失的行为。本案中，首先，林芝公司在提起专利侵权诉讼中，其专利是合法有效的，国威公司向国家知识产权局专利复审委员会对林芝公司的ZL201330104440.8专利提出无效宣告请求，虽然被宣告全部无效，但是林芝公司提起专利侵权诉讼时，具有合法的权利基础。其次，专利复审委员会作出无效决定是依据双方举证作出的判断，招投标中图纸的发送能否视为在先公开是一个复杂的判断过程，而非国威公司所主张的“将专利申请日之前早已公开的现有设计申请为专利”，因此林芝公司并非明知专利可能无效而向国威公司提起诉讼。最后，在国家知识产权局专利复审委员会作出第28801号无效宣告请求审查决定之后，林芝公司及时撤回对国威公司的专利侵权诉讼，以防止损失的扩大。因此，林芝公司提起专利侵权诉讼不具有主观上的恶意。

综上所述，林芝公司提起专利侵权诉讼行为系正当行使诉讼权利的行为，不构成恶意诉讼，应驳回国威公司的诉讼请求。一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条的规定，判决：驳回国威公司的诉讼请求。案件受理费3300元，由国威公司负担。

本院查明

二审中，当事人均未提交新证据。

本院二审查明的事实与一审法院一致。另查明，《无效宣告请求审查决定书》第8、9页载明，“专利权人（林芝公司）也是受邀的投标方之一，并且专利权人认可其曾经将相应图纸发送给海信（山东）空调有限公司，且认可该图纸与海信（山东）空调有限公司发送给请求人（国威公司）等的图纸是一致的，显然专利权人知悉海信（山东）空调有限公司将自己的图纸发送给其他竞标人这一事实并且没有证据证明其要求海信（山东）空调有限公司需要对相应图纸承担保密义务……因而，2011年5月19日的邮件发送时间，可以作为证据1图纸的公开时间……”再查明，国威公司为（2015）青知民初字第29号案件诉讼支出律师费5万元，公证费3380元，专利无效代理费2万元。

本院认为

本院认为，本案争议的焦点问题为：林芝公司是否存在恶意诉讼行为，应否承担相应的侵权责任。

本案中，国威公司上诉称林芝公司恶意诉讼的主要理由为，林芝公司明知其外观设计专利为公开事实，仍将其申请为专利并据以起诉国威公司、海信（山东）空调有限公司，以抢夺向海信（山东）空调有限公司销售PTC加热器产品的市场机会，并提交了无效宣告请求审查决定书、公证书等证据。经审查，本院认为，林芝公司、国威公司均是海信（山东）空调有限公司的供货商，为该公司生产的空调产品提供PTC加热器配件。根据国威公司提交的（2015）锡宜证民内字第1059号公证书，能够证明2011年5月19日，海信（山东）空调有限公司在招标邮件中发送了PTC电加热器的图纸，发送对象包括林芝公司、国威公司等投标方，该图纸与林芝公司2013年4月9日申请的ZL201330104440.8号外观设计专利外形一致。因此，林芝公司在接收到海信（山东）空调有限公司上述邮件时即应明知PTC电加热器的图纸已处于公开状态，至少包括国威公司在内的其他投标方将按照该图纸提供PTC电加热器生产方案以满足招标方要求。在此情形下，林芝公司于2013年4月9日申请ZL201330104440.8号外观设计专利，并在获得授权后起诉国威公司、海信（山东）空调有限公司，要求两公司停止侵犯其ZL201330104440.8号外观设计专利并赔偿损失，其意图阻却国威公司向海信（山东）空调有限公司提供PTC加热器配件的目的明确，其行为难言善意。本院认为，林芝公司明知其ZL201330104440.8号外观设计专利属于现有设计，仍然向国威公司提起侵害专利权之诉，其目的在于不正当地损害竞争对手，而不是对法律赋予其的权利进行救济，构成恶意诉讼。林芝公司关于ZL201330104440.8号外观设计专利当时处于合法状态，故其诉讼行为不存在恶意的抗辩理由不能成立。林芝公司应当承担因此给国威公司造成的损害赔偿等责任。一审法院关于“林芝公司并非明知专利可能无效而向国威公司提起诉讼”的认定有误，本院依法予以纠正。关于国威公司主张的销售公开事实，本院认为，2011年5月19日，ZL201330104440.8号外观设计专利已处于公开状态，林芝公司之后向海信（山东）空调有限公司提供PTC加热器产品行为并不影响该事实认定。但是因PTC加热器产品并非空调产品正常使用时能观察到的配件，故林芝公司提供PTC加热器产品行为本身并不构成销售公开。

关于林芝公司应当承担的赔偿责任，国威公司提交了律师费发票、公证费发票及交通费凭证等证据，主张其损失为133391元。经审查，国威公司为（2015）青知民初字第29号案件诉讼实际支出的律师费5万元、公证费3380元以及专利无效代理费2万元应认定为其因林芝公司恶意诉讼所遭受的损失；国威公司提交的差旅费凭证不能证明全部与（2015）青知民初字第29号案件相关且必要，故本院对国威公司其中必要的、合理的差旅费支出酌定为8000元。除此之外，国威公司提交的其与南京苏高专利商标事务所签订的委托代理合同及代理费发票不能证明与（2015）青知民初字第29号案件相关，本院不予采信；国威公司提交的购买空调费用不能认定为其因（2015）青知民初字第29号案件诉讼遭受的损失，本院不予支持。

国威公司还主张林芝公司应承担消除影响责任，但因其未提交证据证明其存在因（2015）青知民初字第29号案件遭受到商誉损害的事实，本院对其该项主张不予支持。

综上所述，国威公司的部分上诉请求成立，予以支持。依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：

裁判结果

一、撤销山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初94号民事判决；

二、常熟市林芝电热器件有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿无锡国威陶瓷电器有限公司经济损失81380元；

三、驳回无锡国威陶瓷电器有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费3300元，二审案件受理费3300元，共计6600元，由常熟市林芝电热器件有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判人员

审判长　　刘晓梅

审判员　　于军波

审判员　　柳维敏

二〇一八年十一月二十八日

书记员　　邢晓宇